Vaststellen of een verleend octrooi – of een lopende octrooiaanvraag – een potentieel obstakel vormt voor uw zakelijke plannen, is een cruciale stap voor innovatieve bedrijven. In dit artikel binnen deze reeks vatten we een aantal zaken voor u samen die u helpen om freedom-to-operate studies aan te vatten.
- Bekijk octrooien en octrooiaanvragen die mogelijks relevant zijn binnen uw domein met betrekking tot wat u wenst te verkopen, produceren, stockeren of invoeren
- U gaat tot 25 jaar terug in de tijd
- Het uitvoeren van een goede Search, er rekening mee houdend dat dit een Search is binnen het kader van een freedom-to-operate studie, is essentieel
- Degene die deze Search uitvoert, moet de exacte samenstelling van het product kennen (alle samenstellende elementen plus de concentraties ervan, inclusief nevenproducten) én moet de stappen kennen van het productieproces (inclusief parameters en condities)
- Degene die de Search uitvoert, moet ook weten in welke landen u gaat verkopen en produceren, nu en in de komende jaren
Waarom tot 25 jaar terug gaan?
Er zijn 2 belangrijke redenen voor deze keuze:
- Patent Term Adjustment, of PTA: In sommige landen kan de octrooitermijn worden verlengd, voorbij de standaard 20 jaar, als het octrooikantoor[1] buitengewoon veel tijd nodig had om het octrooi te onderzoeken. Dit soort van verlengingen zijn mogelijk in bv VS en in sommige Aziatische landen.
- Patent Term Extenstion, of PTE: Voor octrooien die geneesmiddelen of fytofarmaceutische producten bestrijken, kan een aanvullend beschermingscertificaat (ABC)[2] worden aangevraagd om de tijd die productregistratie benam te compenseren. Deze ABC’s kunnen de levensduur van een octrooi met maximum 5 jaar verlengen. Ze kunnen aangevraagd worden in bv Europa en in sommige Aziatische landen.
Het eerste screeningproces: niet-relevante documenten elimineren
Na het identificeren van octrooien en octrooiaanvragen uit de afgelopen 25 jaar die betrekking kunnen hebben op wat u wil verkopen, produceren, stockeren of invoeren, is het tijd voor een eerste screening:
- Titel, Samenvatting en Figuur op de Voorpagina: Begin met het lezen van de Titel en Samenvatting[3] van elk octrooi[4] uit de lijst. Bekijk eventuele Figuren op de Voorpagina. Deze initiële scan helpt u snel de relevantie van het octrooi en de mogelijke overlap met uw belangen te beoordelen.
- Scan de conclusies: Voer vervolgens een snelle scan uit van de conclusies (“claims”) van het octrooi. Claims definiëren de reikwijdte van bescherming, dus deze stap is cruciaal. Door de conclusies te bekijken, kunt u verder octrooien en octrooiaanvragen uitsluiten die duidelijk niet relevant zijn.
- Dubbelcheck niet-relevante documenten: Na het scannen gaat u terug naar de lijst of stapel van niet-relevante documenten, om ervoor te zorgen dat er geen fouten zijn gemaakt tijdens de initiële beoordeling.
Daarna: diepgaande beoordeling van mogelijks relevante octrooien, octrooiaanvragen
Met uw verkleinde lijst van mogelijke relevante octrooien en octrooiaanvragen is het tijd voor een diepere analyse:
- Bepaal het type conclusies: Identificeer het type conclusies (“claims”) binnen het octrooi. Wat wordt er beschermd: een product, werkwijze of eindgebruik? Deze classificatie is essentieel voor het begrijpen van hoe het octrooi van toepassing is op uw plannen.
- Beoordeel de omvang van overlapping: Analyseer de conclusies (“claims”) zorgvuldig om te zien of wat u ontwikkelt of op de markt wenst te brengen binnen hun reikwijdte valt. Elk woord in de conclusies krijgt zijn gewone, meest brede betekenis, tenzij in het octrooischrift expliciet een andere definitie wordt gegeven.
- Raadpleeg een Expert: Het is van het grootste belang om deze oefening uit te voeren in samenwerking met een expert, intern of extern. Het correct uitvoeren van zoekopdrachten en het interpreteren van conclusies (“claims”) vereist ervaring en expertise. Samenwerken met iemand die goed thuis is in octrooiaangelegenheden en die ook technische beslagen is binnen uw vakgebied, kan het verschil maken.
- Bijkomende opinies: Soms is het nodig of opportuun om een onafhankelijke US attorney ter zake te raadplegen, met de vraag om een opinie op te stellen voor de US markt. Kies dan bij voorkeur iemand met de nodige achtergrond.
- Momentopname: Vergeet niet dat een freedom-to-operate studie een momentopname is, en dat deze een update vraagt indien u verder doorontwikkelt of later de markt betreedt dan gepland[5].
Lees verder
In een eerste artikel in deze reeks stonden we stil bij de verschillende delen van een octrooischrift en de specifieke informatie die zij verschaffen. In een tweede artikel leerde u belangrijke informatie snel terugvinden op de Voorpagina (de “Front Page”). In een derde artikel leerden we u hoe snél en efficiënt het octrooischrift zelf te lezen, én vat te krijgen op de kern van de uitvinding. In een vierde artikel hadden we het over technische en andere belangrijke informatie die u haalt uit een octrooischrift.
[1] De “Patent Office”
[2] De Engelse term is “Supplementary Protection Certificate” of SPC
[3] De “Abstract”, voorafgegaan door kengetal (57). Noot: u vindt geen Abstract op de Voorpagina van Europese octrooipublicaties
[4] Voor het gemak gebruiken we hier de term “octrooien”, maar naast toegekende octrooien heeft u ook lopende aanvragen in te sluiten in uw studie
[5] Ondertussen is er bijkomende octrooiliteratuur te evalueren.
