Déterminer si un brevet octroyé – ou une demande de brevet en cours – constitue un obstacle potentiel à vos projets d’entreprise est une étape cruciale pour les entreprises innovantes. Dans ce cinquième article de la série, nous résumons un certain nombre d’éléments qui vous aideront à entamer des études de liberté d’exploitation (freedom-to-operate).
- Examinez les brevets et les demandes de brevets qui peuvent être pertinents dans votre domaine par rapport à ce que vous souhaitez vendre, produire, stocker ou importer.
- Remontez jusqu’à 25 ans en arrière.
- Menez une bonne recherche (« Search »), en gardant à l’esprit qu’il s’agit d’une recherche dans le cadre d’une étude de liberté d’exploitation.
- La personne effectuant cette recherche doit connaître la composition exacte du produit (tous les éléments constitutifs et leurs concentrations, y compris les sous-produits) ainsi que les étapes du processus de production (y compris les paramètres et les conditions).
- Elle doit également savoir dans quels pays vous allez vendre et produire, aujourd’hui et dans les années à venir.
Pourquoi remonter jusqu’à 25 ans ?
Il y a deux raisons principales à ce choix :
- Patent Term Adjustment, ou PTA. Dans certains pays, la durée du brevet peut être prolongée au-delà des 20 ans habituels si l’office des brevets a mis un temps considérable à examiner le brevet. Ce type de prolongation est possible, par exemple, aux États-Unis et dans certains pays d’Asie.
- Patent Term Extenstion, ou PTE. Pour les brevets couvrant des médicaments ou des produits phytopharmaceutiques, un certificat complémentaire de protection (CCP ou Supplementary Protection Certificate) peut être sollicité pour compenser le temps nécessaire à l’enregistrement du produit. Ces CCP peuvent prolonger la durée de vie d’un brevet de maximum 5 ans. Ces certificats peuvent être sollicités, par exemple, en Europe et dans certains pays d’Asie.
Eliminer les documents non pertinents
Après avoir identifié les brevets et les demandes de brevet des 25 dernières années susceptibles d’avoir un rapport avec ce que vous souhaitez vendre, produire, stocker ou importer, le moment est venu de procéder à un premier examen :
- Titre, Résumé et Figure sur la page d’accueil : Commencez par lire le Titre et le Résumé (Abstract précédé du préfixe 57) de chaque brevet (et demande en cours) de la liste. Examinez toutes les Figures de la page d’accueil. Ce premier scan vous permettra d’évaluer rapidement la pertinence du brevet et les éventuels chevauchements avec vos intérêts.
- Examinez les revendications : Effectuez ensuite une analyse rapide des revendications (« claims ») du brevet. Les revendications définissent l’étendue de la protection, cette étape est donc cruciale. En examinant les revendications, vous pouvez exclure les brevets et les demandes de brevet qui ne sont manifestement pas pertinents.
- Revérifiez les documents non pertinents : Après avoir numérisé les documents, revenez à la liste ou à la pile de documents non pertinents pour vous assurer qu’aucune erreur n’a été commise lors de l’examen initial.
Evaluation de la liste des brevets potentiellement pertinents
Avec votre liste réduite de brevets et de demandes de brevets potentiellement pertinents, le moment est venu de procéder à une analyse plus approfondie :
- Identifiez le type de revendications : Identifiez le type de revendications (« claims ») dans le brevet. Qu’est-ce qui est protégé : un produit, un procédé ou une utilisation finale ? Cette classification est essentielle pour comprendre comment le brevet s’applique à vos projets.
- Évaluez l’étendue du chevauchement : Analysez soigneusement les revendications (« claims ») afin de déterminer si ce que vous développez ou souhaitez commercialiser entre dans leur champ d’application. Chaque mot figurant dans les revendications reçoit son sens le plus large, à moins qu’une définition différente ne soit explicitement mentionnée dans le fascicule du brevet.
- Consultez un expert : Il est primordial de réaliser cet exercice en collaboration avec un expert, interne ou externe. L’exécution correcte des recherches et l’interprétation des revendications (« claims ») requièrent de l’expérience et une certaine expertise. Travailler avec quelqu’un qui connaît bien les matières liées aux brevets et qui est également compétent sur le plan technique dans votre domaine peut faire toute la différence.
- Opinions complémentaires : Il est parfois nécessaire ou opportun de consulter un avocat US indépendant sur la question, en lui demandant une opinion pour le marché US. Dans ce cas, choisissez de préférence quelqu’un qui possède les connaissances requises.
- Un instantané : N’oubliez pas qu’une étude de liberté d’exploitation est un instantané et qu’elle nécessitera une mise à jour si vous vous développez davantage ou si vous entrez sur le marché plus tard que prévu.
En savoir plus
Dans le premier article de cette série, nous avons examiné les différentes parties d’un fascicule de brevet et les informations spécifiques que celles-ci fournissent. Dans le deuxième article, nous vous avons appris à trouver rapidement des informations importantes sur la Page d’accueil (« Front Page »). Dans le troisième article, nous vous avons appris à lire rapidement et de façon efficace le fascicule de brevet en tant que tel, et à atteindre le cœur de l’invention. Dans le quatrième article, nous avons abordé les informations techniques et autres informations importantes que l’on trouve dans un fascicule de brevet.
