De laatste 10 jaren is het belang van intellectuele eigendomsrechten (hierna “IER”) in het succes van een onderneming sterk toegenomen. Hierdoor wordt het voor een bedrijf steeds belangrijker om een degelijke strategie voor haar IER (hierna “IE-strategie”) te formuleren en uit te voeren. De essenscia Octrooicel behandelt in een speciale artikelreeks de verschillende aspecten van een IE-strategie. De voorgaande artikels in de reeks hebben voornamelijk aspecten met betrekking tot de eigen IE-rechten behandeld. Een IE-strategie dient evenwel ook rekening te houden met IE-rechten van derden. In dit artikel zullen we dan ook het aspect van risicobeheersing binnen een IE-strategie behandelen.
De twee voornaamste risico’s met betrekking tot derden waarvoor men binnen een volledige IE-strategie een plan dient te ontwikkelen zijn enerzijds het risico dat ontstaat uit IE-rechten die derden mogelijk kunnen ten gelde maken tegen het bedrijf en anderzijds risico’s die ontstaan uit activiteiten met een derde waarvoor men al dan niet een contract is aangegaan. Wanneer geen of onvoldoende aandacht gaat naar het opsporen en mitigeren van deze risico’s kan dit niet alleen leiden tot een aanzienlijk financieel verlies maar ook tot belangrijke imagoschade voor het bedrijf.
Anderzijds zullen de inspanningen die men dient te leveren om de risico’s te beheersen in competitie staan met de inspanningen en bronnen die men wenst in te zetten in andere aspecten van de IE-strategie. Het zal er dus op aankomen de juiste balans te vinden tussen risicobeheersing en de andere meer offensief gerichte bouwstenen binnen een IE-strategie. Hieronder zullen we enkele tips geven voor hoe men die balans het best kan vinden in beide risico’s.
Beheersen van de risico’s uit IE-rechten van derden
Eigen ontwikkelingen kunnen ongewild leiden tot inbreuk op merkenrechten, octrooirechten en eventueel designrechten van derden. Om zo’n inbreuk te vermijden is het in principe nodig om voorafgaand aan de lancering van een nieuw product een analyse te maken of er eventueel rechten van derden zijn die relevant zijn. Zo’n analyse kan erg omvattend en tijdrovend zijn in het geval van octrooirechten. Bovendien is het onmogelijk om volledige garantie en zekerheid te verkrijgen.
Om de inspanningen en kosten in een redelijke verhouding te zetten ten opzichte van de beheersing van het risico is het aan te raden een inschatting te maken van de waarschijnlijkheid dat het risico zich kan voordoen en de potentiële impact. Aan de hand daarvan kan men dan beslissen hoe grondig de studie dient te gebeuren. De details van zo’n aanpak kan men vinden in het artikel “Hoe het risico op octrooi inbreuk te beheersen?: Freedom to operate”
De analyse die men uitvoert zal mogelijk leiden tot het identificeren van IE-rechten van derden waarmee men zal moeten rekening houden. Meestal zal er een zekere graad van onzekerheid heersen omdat de IE-rechten mogelijk nog niet verleend zijn of omdat er een bepaalde mate van discussie kan zijn of de betreffende IE-rechten geldig zijn en/of het product onder de beschermingsomvang van het IE-recht valt. Het tweede aspect van de risicobeheersing zal er dan ook in bestaan om een actieplan uit te werken om met de onzekerheid om te gaan en het risico te mitigeren. Dit actieplan kan bestaan uit het ontwikkelen van een omzeiling, het aanvechten van het IE-recht of de nodige rechten onder het IE-recht van een derde verwerven.
Beheersen van risico’s uit samenwerkingen met derden
Samenwerking met derden is in de context van bedrijfsvoering uiteraard een noodzaak. Deze samenwerking kan er in bestaan dat men geheime bedrijfsinformatie uitwisselt of kan er in bestaan dat men een derde onderzoek laat uitvoeren tegen een vergoeding of kan een samenwerking zijn om een product te ontwikkelen. Niet altijd wordt er echter (tijdig) een gepaste overeenkomst gesloten. Dit leidt meestal tot een situatie waarin de rechten en plichten van de betrokkene onduidelijk zijn of tot onaangename verrassingen met betrekking tot wie er rechtmatige eigenaar is van IE-rechten die in een samenwerking ontstaan waarvoor er geen overeenkomst werd gesloten. Het achteraf herstellen van de situatie kan erg moeilijk, tijdrovend en kostelijk zijn.
Het eigendomsrecht op een uitvinding komt immers in eerste instantie toe aan de uitvinder. Arbeidsrecht en -contracten zorgen ervoor dat die rechten van de uitvinder overgedragen worden naar de werkgever van de uitvinder. Wanneer twee bedrijven samenwerken en er geen samenwerkingsovereenkomst is die de IE-rechten verdeling regelt, dan zullen de rechten op een uitvinding die ontstaat in de samenwerking aan één van de twee bedrijven toebehoren ofwel gemeenschappelijk zijn indien uitvinders van beide bedrijven betrokken zijn in de uitvinding.
Het is dus van belang om bij een mogelijke samenwerking een gepast contract op te stellen dat de rechten en plichten van de partijen omschrijft in de meest waarschijnlijke scenario’s die zich in de samenwerking kunnen ontwikkelen. Een goede opleiding en regelmatige trainings voor de betrokken medewerkers rond samenwerking met derden is dan ook een tactiek die in elke IE-strategie thuis hoort.
Risico’s verbonden met contractuele verplichtingen
Het opstellen van contracten alleen is echter niet voldoende. Men moet er immers ook in voorzien dat de gesloten overeenkomsten correct kunnen worden nageleefd. Elk afgesloten contract brengt een aantal verplichtingen mee ten opzichte van de contractpartner en dus ontstaat het risico dat de contractuele verplichtingen tussen de verschillende contracten niet met elkaar verenigbaar zijn.
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat men partij A een exclusieve licentie heeft verleend op een octrooi en vervolgens in een samenwerkingsovereenkomst een brede clausule heeft opgenomen waarbij men rechten op datzelfde octrooi heeft verleend aan een partij B om een product samen te kunnen ontwikkelen. Deze contracten staan in conflict met elkaar en zowel partij A als B kunnen eventueel schadevergoeding eisen als dit conflict aan het licht komt.
Ook geheimhoudingsovereenkomsten kunnen leiden tot belangrijke risico’s. Niet alleen kunnen die risico’s ontstaan uit de geheimhoudingsverplichtingen ten opzichte van verschillende contractpartners maar kunnen de geheimhoudingsverplichtingen ook het eigen onderzoek bemoeilijken en contamineren. Met name wanneer de overeenkomst een restrictie bevat om de informatie enkel te gebruiken voor een vooraf bepaald doel, loopt de ontvangende partij het risico zijn vrijheid en flexibiliteit in zijn eigen onderzoek te verliezen of kunnen andere samenwerkingen met andere partijen in het gedrang komen.
Om zulke risico’s uit contractuele verplichtingen te beheersen zal het van belang zijn om contracten zorgvuldig te plannen overeenkomstig de IE-strategie die men heeft gedefinieerd. Het is aan te raden een databank te onderhouden met alle IE-contracten, inclusief geheimhoudingsovereenkomsten en een contractproces te definiëren waarbij er een managementfunctie is aangewezen die het al dan niet afsluiten van een contract moet goedkeuren, eventueel op basis van advies van een intellectuele eigendomsexpert. In ieder geval dient vermeden te worden dat zonder een voorafgaande screening contracten worden afgesloten.
Ten slotte stelt een bedrijf zich ook bloot aan risico’s ten gevolge van het niet naleven van de overeenkomst door de tegenpartij in een contract. Een goede voorafgaande doorlichting van de tegenpartij kan in dit opzicht het risico verminderen.
Conclusie
Risico’s ten opzichte van derden kunnen ontstaan uit de IE-rechten die derden aanhouden alsook uit samenwerkingen met derden. Het laatst genoemde risico kan men beheersen door bewustwording en training van medewerkers alsook een gepaste politiek met betrekking tot het sluiten van overeenkomsten. Risico’s met betrekking tot inbreuk of IE-rechten van derden kunnen nooit helemaal uitgesloten worden. Met een aanpak die gericht is op het inschatten van de waarschijnlijkheid en mogelijke impact van dergelijke risico’s kan men de kosten en inspanning van het beheersen van die risico’s in verhouding stellen tot activiteiten met betrekking tot andere activiteiten binnen de IE-strategie.
