1. Is een “freedom to operate” verplicht?
Wanneer je een nieuw product op de markt gaat brengen of een nieuw productieproces in gebruik gaat nemen, is het aan te raden een zogenaamde “freedom to operate” studie (hierna FTO studie) of vrijheid van gebruik studie uit te voeren of te laten uitvoeren. Het begrip ‘nieuw’ moet hierbij overigens ruim geïnterpreteerd worden in de zin dat een dergelijk product of proces al gekend kan zijn en het dus ook kan gaan om zogenaamde “me too” producten. Dit betekent dan ook dat zelfs al is het product of proces misschien niet meer octrooieerbaar, het toch aan te bevelen is een FTO studie uit te voeren.
Strikt genomen en in principe is het niet vereist om een FTO studie te doen. Echter, een product op de markt brengen zonder een FTO studie uit te voeren, houdt mogelijk een aanzienlijk risico in. Uiteraard is het wenselijk om te vermijden dat men enkele weken na het lanceren van een nieuw product op de markt, een dagvaarding in de bus krijgt wegens inbreuk op een octrooi. Een FTO studie dient dus enerzijds om een inschatting te maken van het risico op inbreuk en anderzijds om tijdig de nodige maatregelen te treffen om een inbreukactie te vermijden dan wel om goed voorbereid te zijn om zich te verdedigen wanneer dit toch zou gebeuren.
2. Wat is een FTO studie?
Bij een FTO studie wordt er een opzoeking gedaan naar octrooien en octrooiaanvragen van derden welke mogelijk relevant zijn voor het product of proces dat je wenst te commercialiseren. In deze studie worden de kenmerken van de conclusies van de betreffende octrooien en octrooiaanvragen vergeleken met de kenmerken van het product of proces waarvoor de studie wordt uitgevoerd. Wanneer alle kenmerken van de conclusie van een octrooi of octrooiaanvraag terug te vinden zijn in het product of proces, valt dit onder de beschermingsomvang van het octrooi of de octrooiaanvraag. In dergelijk situatie dient er dan geanalyseerd te worden of de omstandigheden waarin het product wordt aangeboden en/of het proces wordt gebruikt, daadwerkelijk een inbreuk makende handeling inhoudt volgens het toepasselijke recht. Verder dient dan vaak ook geanalyseerd te worden of het betreffende octrooi geldig is en indien het een octrooiaanvraag betreft, wat de waarschijnlijkheid is dat de octrooiaanvraag in de betreffende omvang ook verleend zal worden. Vaak dient de aanvrager van een octrooi immers zijn octrooiaanvraag te beperken naar aanleiding van de stand van de techniek die tijdens de verleningsprocedure opduikt.
Een FTO studie is echter geen garantie dat het betreffende product of proces geen inbreuk zal maken. Een dergelijke garantie kan onmogelijk geboden worden gezien alleen al het enorme volume van octrooien en octrooiaanvragen die wereldwijd van kracht zijn. Er is dus al een eerste onzekerheid en beperking in de studie omdat een zoekopdracht, hoe nauwkeurig ook opgesteld, nooit volledig kan zijn. Verder is het vaak zo dat octrooiconclusies vatbaar zijn voor interpretatie, welke interpretatie bovendien van het ene land tot het andere land sterk kan verschillen. Tenslotte dient er in het geval van relevante octrooien een inschatting gemaakt te worden of het octrooi al dan niet geldig is in de omvang waarin het verleend is of is aangevraagd. Ook deze analyse is onderhevig aan interpretatie welke weerom van land tot land kan verschillen.
3. Hoe de kosten beperken?
Uit het voorgaande mag blijken dat een FTO studie een aanzienlijke kost met zich mee kan brengen. Deze kost is bovendien evenredig met de omvang waarin men de studie wenst te voeren en hoe groot de wens is om zich in te dekken tegen het risico van octrooi inbreuk. Verder zal de kost afhangen van het aantal octrooien en octrooiaanvragen die de zoekactie oplevert en die dus geanalyseerd dienen te worden. Het is dan ook belangrijk om een goede balans te zoeken tussen enerzijds de beoogde risico-beperking die gewenst is of noodzakelijk is en anderzijds de kosten die daarvoor gemaakt dienen te worden.
Alhoewel de balans afhankelijk zal zijn van de risicobereidheid en de intellectuele eigendomspolitiek van een bedrijf, is het steeds aan te raden om vooraleer een zoekstrategie voor een FTO studie uit te geven of op te starten, een inschatting te maken van de mate van risico op inbreuk en vanuit welke hoek men een mogelijk inbreukactie zou kunnen verwachten. Bij deze inschatting kan men ook de potentiële impact van een mogelijke inbreuk mee opnemen.
Men kan daarbij in eerste instantie beslissen zich op de belangrijkste landen en markten te concentreren. Landen waarin men produceert, zullen daarbij prioritair zijn aangezien een succesvolle inbreukactie ertoe kan leiden dat de wereldwijde verkoop moet worden stopgezet. Daarnaast zijn die landen welke instaan voor het grootste gedeelte van de omzet, mee te nemen.
Een andere factor die men in beschouwing kan nemen, is die waarbij men zich afvraagt welke octrooihouders in de waardeketen met waarschijnlijkheid een actie zouden ondernemen wanneer op een octrooi van hen door het product of productieproces inbreuk zou worden gepleegd. Wanneer men een product op de markt brengt waarbij er door de relevante spelers in die markt vaak octrooirechtelijke acties ondernomen worden, dan dient men uiteraard een meer doorgedreven studie te ondernemen dan wanneer dit niet zo is. Vaak zullen de directe concurrenten het meeste belang hebben bij het ondernemen van een inbreukactie. Het is dan ook aan te bevelen om tenminste in een eerste fase van de studie een zoekactie te doen naar de mogelijk relevante octrooien van de concurrenten.
Naarmate het product of productieproces een geringe verandering is van een product of productieproces dat reeds lange tijd op de relevante markt gevoerd wordt zonder problemen, zal de kans dat het nieuwe product of proces inbreuk pleegt eerder gering zijn en kan men beslissen om een minimale of misschien zelfs geen studie uit te voeren.
De mate waarin in de betreffende markt en/of de relevante technologie geoctrooieerd wordt en het aandeel dat men daar zelf in heeft, zal ook een overweging moeten zijn bij de omvang van de studie die men onderneemt. Het risico van octrooi inbreuk en de mogelijkheid om het risico zonder al te veel schade te kunnen mitigeren, is uiteraard anders wanneer men tot de top 3 van octrooihouders behoort dan wanneer de eigen octrooiportefeuille dun is. In het laatste geval is het aan te raden een FTO studie uit te voeren tenminste met betrekking tot de directe concurrenten. Het risico bestaat immers dat dergelijke directe concurrenten niet geneigd zullen zijn om een licentie te verschaffen of enkel tegen een hoge prijs wat dus de impact van een mogelijke inbreuk aanzienlijk vergroot.
4. Resultaat en hoe er mee omgaan?
In het beste geval zal de FTO studie geen relevante octrooien of octrooiaanvragen identificeren. Echter vaak zal de studie een of meerdere octrooien en octrooiaanvragen bevatten, welke in meer of mindere mate relevant zijn voor het product of proces. Dit betekent niet dat men het product of proces niet kan commercialiseren, maar wel dat men de daarmee gepaard gaande risico’s zal moeten inschatten en eventueel mitigerende maatregelen nemen om het risico tot een aanvaardbaar niveau te brengen.
Maatregelen die men kan overwegen zijn:
- het product of proces aanpassen zodat het niet meer onder het octrooi valt;
- het octrooi trachten te vernietigen in een oppositie of nietigheidsactie;
- een licentie vragen
Welke maatregel of combinatie van maatregelen die men best treft, zal afhangen van de kosten die ermee gepaard gaan, de mogelijke vertraging van introductie van het product en mogelijk andere bedrijfsfactoren. Onzekerheid is hierbij niet ver af en het is dan ook van belang dat er een goede communicatie is tussen de octrooigemachtigde en de bedrijfsvoering en liefst op een regelmatige basis.
5. Wanneer?
Tot slot stelt zich de vraag wanneer men best een FTO studie uitvoert. Om het risico van inbreuk maximaal te kunnen mitigeren of vermijden, is in principe een studie vroeg in het ontwikkelingsproces aan te bevelen. Vroeg tijdens de ontwikkeling kan men vaak nog bijsturen zonder al te veel kosten of vertraging en/of kan men parallel met de ontwikkeling andere maatregelen nemen zoals een licentie of een oppositie of nietigheidsactie . Echter, start men te vroeg in de ontwikkeling van het product of proces, dan heeft men vaak het probleem dat het product of proces nog onvoldoende gedefinieerd is om een goede studie te kunnen uitvoeren. Onderneemt men de studie pas wanneer het product of proces klaar is voor de markt en dus kort voor een marktintroductie staat, dan loopt men het risico dat het product niet in de markt kan worden gebracht of slechts met zeer hoge kosten. De gulden middenweg zal er dus in bestaan een rudimentaire studie vroeg in de ontwikkeling uit te voeren en gedurende de ontwikkeling de studie bij te stellen en te vernieuwen.
Vragen?
Contacteer de Octrooicel van essenscia via octrooi-brevet@essenscia.be
