De laatste 10 jaren is het belang van intellectuele eigendomsrechten (hierna “IER”) in het succes van een onderneming sterk toegenomen. Hierdoor wordt het voor een bedrijf steeds belangrijker om een degelijke strategie voor haar IER (hierna “IE-strategie”) te formuleren en uit te voeren. De essenscia Octrooicel behandelt in een speciale artikelreeks de verschillende aspecten van een IE-strategie. In dit artikel gaan we nader in op hoe IE-rechten waarde kunnen creëren voor een onderneming via exploitatie van IE-rechten.
In het inleidende artikel in deze reeks werd al aangegeven hoe de verschillende vormen van IE-rechten door hun verschillende functies een impact genereren voor de houder die uitmondt in een economisch voordeel. Een belangrijke functie van IE-rechten is uiteraard bescherming tegen identieke kopieën alsook alternatieven en het eventueel afschrikken van concurrenten. Alhoewel dit voor vele ondernemingen de voornaamste en vaak ook enige manier is waarop waarde gecreëerd wordt met de IE-rechten in een portefeuille, willen we in dit artikel enkele interessante alternatieve of aanvullende manieren behandelen waarmee IE-rechten positief kunnen bijdragen tot het bedrijfsresultaat. Vormen van exploitatie van IE die we zullen behandelen zijn licentiëren van IE, gebruik van IE in samenwerking met partners en fiscale voordelen op basis van IE-rechten. De exploitatie van IE-rechten via licenties of samenwerking zal een overeenkomst vereisen en we verwijzen in dit verband naar de praktische gids die door de FOD economie werd gepubliceerd.
Licentiëren van IE-rechten
Een IE-recht verleent aan zijn houder een aantal rechten die geheel of gedeeltelijk kunnen worden overgedragen op een derde. Deze overdracht kan onomkeerbaar zijn (en dus voor de gehele duur van de leeftijd van het recht) of kan tijdelijk van aard zijn. Indien naast een volledige en onomkeerbare overdracht van alle rechten ook de eigendomstitel wordt overgedragen, zal het gaan om een volledige verkoop van het betreffende IE-recht. In dit artikel zullen we ons echter beperken tot de overdracht van rechten zonder dat de titel van eigenaar verandert. In dit geval spreken we van een licentie die de houder van het recht (licentiegever) aan een derde verleent (licentienemer).
Type licenties
De licentie wordt verleend middels een licentie-overeenkomst. In deze overeenkomst zal nauwkeurig bepaald zijn onder welke rechten de licentienemer rechten verkrijgt, welk precies die rechten zijn, op welke geografie ze betrekking hebben en voor welke duur. Daarnaast zal in de licentie-overeenkomst bepaald zijn wat de aard van de licentie is. Zo kan overeengekomen worden dat de licentie exclusief is. Dit betekent dat enkel de licentienemer het recht heeft om het IE-recht uit te oefenen en daarbij ook de houder afstand doet om het IE-recht uit te oefenen.
Een variante hiervan is een licentie waarbij de houder belooft geen verdere licenties te verlenen maar wel het recht behoudt ook zelf het recht te gebruiken. Dit wordt in het Engels een ‘sole license’ genoemd. Een niet-exclusieve licentie is een licentie waarbij het recht ook aan andere partijen gelicentieerd is of kan worden.
Rechten die gelicentieerd worden
Een IE-recht verleent aan zijn houder verschillende rechten welke afhankelijk zijn van het type IE-recht. We verwijzen hier even terug naar deel 3 in de reeks waar we de verschillende types van IE-rechten hebben behandeld. Zo geeft een octrooi de houder het recht een derde te verbieden het geoctrooieerde voorwerp te maken, te laten maken, in voorraad te hebben, te gebruiken, te verkopen of te koop aan te bieden.
In een octrooilicentie kunnen elk van deze verboden afzonderlijk opgeheven worden voor de licentienemer. Dus kan een octrooihouder bijvoorbeeld een licentienemer enkel de toestemming geven om het geoctrooieerde product te produceren maar niet te laten produceren of te verkopen. Een dergelijke licentie kan zinvol zijn wanneer de octrooihouder zelf onvoldoende productiecapaciteit heeft.
Licentie voor slechts een deel van een octrooi
Bovendien kunnen elk van de vernoemde verbodsrechten onder een octrooi voor slechts een gedeelte van de beschermingsomvang van het octrooi worden opgeheven. Stel bijvoorbeeld dat een octrooi betrekking heeft op een folie. Dan kan de licentie bijvoorbeeld beperkt worden tot een folie gemaakt van een type polymeer of tot het gebruik van de folie voor een beperkt aantal toepassingen. Samen met eventuele geografische beperkingen bezit een licentiegever over een menu aan mogelijkheden om zijn licentiestrategie met betrekking tot octrooien vorm te geven.
Licentievergoeding
Met het verkrijgen van rechten door de licentienemer zijn voor deze uiteraard ook tegenprestaties gemoeid. De tegenprestaties van een licentienemer kunnen financieel van aard zijn. De financiële compensatie door de licentienemer kan bestaan uit een of meerdere vaste betalingen, of een percentuele vergoeding die afhangt van de omzet die de licentienemer maakt met de licentie (‘royalty’). Een combinatie is een verdere mogelijkheid.
Anderzijds kan het zijn dat in ruil voor het bekomen van een licentie de licentienemer zelf een licentie verleent aan de licentiegever onder een of meerdere van de IE-rechten die de licentienemer bezit. In dat geval spreken we van een kruislicentie. Alhoewel deze vaak zal verlopen zonder dat er betalingen heen en weer gaan tussen de partijen, is het ook mogelijk dat een van de partijen de andere financieel compenseert. Dit laatste zal het geval zijn als de partijen van mening zijn dat de wederzijdse rechten mekaar niet uitbalanceren.
Andere bepalingen in het licentie-overeenkomst
De rechten die verleend worden samen met de compensatie ervoor vormen de kern van een licentie-overeenkomst. Echter, een aantal andere bepalingen spelen evenzeer een belangrijke rol in het opzetten van een goede overeenkomst. Zo zullen de partijen ook best een regeling treffen voor het geval er een inbreukmaker de markt betreedt. Wie zal het recht hebben om op te treden tegen een inbreukmaker? In het geval van een exclusieve licentie lijkt het voor de hand te liggen dat dit recht de licentienemer toekomt. Maar wat indien de exclusieve licentie slechts betrekking heeft op een gedeelte van het octrooi? Een octrooidispuut kan uitmonden in de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van het octrooi en zo schade berokkenen aan de licentiegever. Het is dan ook nuttig om een mechanisme op te nemen om te vermijden dat een licentienemer al te lichtzinnig een inbreukactie kan starten.
In het geval van een niet exclusieve licentie zal de licentienemer veelal niet het recht kunnen bekomen om zelf een inbreukactie te starten maar zal een mechanisme voorzien moeten worden om de licentienemer te compenseren indien de licentiegever niet wenst op te treden, want in een dergelijke situatie is de licentienemer in het nadeel ten opzichte van de inbreukpleger die geen compensatie heeft gegeven aan de licentiegever en dus waarschijnlijk goedkoper kan opereren in de markt.
Soms zal een licentiegever de licentienemer willen verplichten eventuele verbeteringen die hij aan het gelicentieerde goed aanbrengt terug te licentiëren aan de licentiegever. Er dient voor dergelijke bepalingen evenwel rekening gehouden te worden met bepalingen van het mededingingsrecht zeker wanneer de partijen concurrenten van mekaar zijn.
IE-rechten exploiteren in een samenwerking
In de huidige bedrijfsomgeving is er bijna geen ontkomen aan het samenwerken met één of meerdere partners om een product of dienst te ontwikkelen. Weinig bedrijven hebben alle competenties in huis om een product te ontwikkelen. Digitalisatie van de chemie-industrie is een mooi voorbeeld waar samenwerking nodig is, zelfs over de grenzen van verschillende industrieën heen.
IE-rechten spelen op verschillende manieren een belangrijke rol bij het tot stand komen en uitvoeren van de samenwerking alsook de latere exploitatie van de resultaten van de samenwerking. Zo zal een aantrekkelijke IE-portefeuille het gemakkelijker maken om partners aan te trekken en te overtuigen. De IE-portefeuille bepaalt dus mee in de reputatie die een bedrijf zal genieten in een bepaalde markt of technologisch gebied.
Achtergrondrechten
Bestaande IE-rechten bij de partners zullen veelal octrooien zijn maar ook knowhow zal belangrijk zijn. Bestaande IE-rechten worden in een samenwerking als achtergrond rechten bestempeld en zullen meestal tijdelijk gelicentieerd worden om de samenwerking mogelijk te maken. Ook kunnen zij een rol spelen om de latere exploitatie van de resultaten mogelijk te maken, in het bijzonder wanneer de exploitatie van rechten die ontstaan tijdens de samenwerking er afhankelijk van zijn.
De sterkte of het belang van achtergrondrechten zal naast de marktpositie van een partner bepalen wat de onderhandelingspositie van een partij zal zijn in het tot stand komen van de samenwerking. Omgekeerd kan het toegang krijgen tot achtergrondrechten van een partner de motivatie zijn om met die partner een samenwerking op te zetten.
Het zal dan ook van belang zijn dat de partijen hun achtergrondrechten nauwkeurig en volledig omschrijven en catalogeren alvorens men de samenwerking aanvangt. Doet men dit niet dan loopt men het risico dat het moeilijk wordt om uit te maken of bepaalde ontwikkelingen en de daarbij horende rechten ontstaan zijn tijdens de samenwerking dan wel of zij tot de achtergrond behoren.
Rechten die ontstaan als gevolg van de samenwerking
Tijdens de samenwerking zullen dus nieuwe rechten ontstaan en de samenwerkingsovereenkomst zal bepalingen moeten bevatten die de eigendomsrechten tussen de partijen verdeelt alsook welke rechten, bijvoorbeeld via licentie, er door de partijen verkregen worden voor de exploitatie van de resultaten. Via de verdeling van de eigendomsrechten van ontwikkelingen in de samenwerking en licenties erop zullen de partijen hun respectievelijke zakelijke interesses kunnen realiseren. Hoe dit kan gebeuren is te omvangrijk om in het bestek van dit artikel te behandelen.
Andere vormen van exploitatie van IE-rechten
Licenties en samenwerkingsovereenkomsten zijn de belangrijkste manieren om IE-rechten te exploiteren. Daarnaast kan er ook een economisch voordeel ontstaan door IE-rechten wanneer de houder er een belastingvoordeel mee kan verkrijgen. Vele landen kennen fiscale voordelen toe aan houders van octrooien. Zo bestaat er in België een innovatie-aftrek die verbonden is met het bezitten van octrooien op een product of dienst die een bedrijf aanbiedt.
Anderzijds zal een IE-portefeuille de houder indirect voordelen opleveren. We hebben in dit verband al gewezen op de invloed ervan op de reputatie in het aantrekken van partners in een samenwerking. Deze reputatie zal ook een belang spelen in het aantrekken van werknemers of consultants wat tot een competitief voordeel voor het bedrijf zal leiden.
Conclusie
Bovenstaande illustreert dat een IE-portefeuille naast het beschermen van de eigen producten, ook een economisch voordeel kan opleveren voor een onderneming via bijkomende exploitatie. Licenties en samenwerkingen zijn hierbij de belangrijkste mogelijkheden, maar ook reputatie en belastingvoordelen leiden tot een bijkomende economische impact van een IE-portefeuille. Al deze aspecten dienen dus meegenomen te worden in het opzetten van een IE-strategie die er op gericht is maximaal waarde te verkrijgen uit IE-rechten.