De laatste 10 jaren is het belang van intellectuele eigendomsrechten (hierna “IER”) in het succes van een onderneming sterk toegenomen. Hierdoor wordt het voor een bedrijf steeds belangrijker om een degelijke strategie voor haar IER (hierna “IE-strategie”) te formuleren en uit te voeren. De essenscia Octrooicel behandelt in een speciale artikelreeks de verschillende aspecten van een IE-strategie. In dit laatste artikel behandelen we de handhaving van de IE-rechten in de IE-portefeuille.
Bewaken van IE-rechten om hun waarde en geldigheid te bewaren
Een volledige IE-strategie zal een hoofdstuk omvatten over hoe en wanneer een bedrijf de IE-rechten zal handhaven ten opzichte van derden. Een eerste aspect daarvan is de opsporing van mogelijke inbreuken op de IE-rechten. De afwezigheid van processen binnen de onderneming om mogelijke inbreuken op de IE-rechten vast te stellen kan leiden tot een wezenlijke waardevermindering van de IE-rechten of zelfs verlies ervan op termijn.
In het bijzonder langdurig en aanhoudend misbruik door derden van merkenrechten houdt het risico in dat de bescherming van het merkenrecht verloren gaat. Het is dan ook aan te bevelen dat tenminste voor de belangrijkste merken op regelmatige basis een nazicht gebeurt van hoe de betreffende merken worden gebruikt door zowel klanten, distributeurs, media en concurrenten. Een online onderzoek op het web is hierbij al een goed startpunt. Een ‘alert service’ die waarschuwt wanneer een derde poogt hetzelfde of een gelijkaardig merk in te dienen vormt een ander belangrijk aspect van de handhaving van merken.
Hoe octrooirechten bewaken?
Het opsporen van inbreuken op octrooirechten is vaak moeilijker aangezien men meestal aan een product niet onmiddellijk kan zien of het onder een octrooi valt of niet. Octrooien op chemie-uitvindingen vereisen meestal een analyse. Bovendien zal een octrooigemachtigde moeten worden ingeschakeld om de vergelijking tussen de analyseresultaten en de conclusies van het octrooi te maken. Binnen de onderneming wordt er daarom best een plan uitgewerkt hoe men octrooi-inbreuken zal proberen vas te tstellen.
Om de kosten van zo’n plan redelijk te houden is het aan te bevelen een inschatting te maken van welke spelers waarschijnlijk of mogelijk inbreukmakers zouden kunnen zijn. De mate waarin gelijkaardige technologie door betreffende spelers gebruikt wordt om producten in de markt te zetten, kan een eerste belangrijk selectiecriterium zijn om de inspanningen op die bepaalde spelers te focussen.
Anderzijds kan het significant verlies van marktaandeel een aanleiding vormen om een doorlichting van de IE-portefeuille in het licht van de handhaving ervan in die markt uit te voeren. Dit alles kan aangevuld worden met steekproef analyses van producten in de markt op een regelmatige basis.
Context waarin de onderneming zich bevindt
Daarnaast vormt de context waarin de onderneming zich bevindt een leidraad in het handhavingsbeleid en in het bijzonder de handhaving van octrooien. In een markt waarin er slechts enkele grote spelers zijn, zal het mogelijk minder raadzaam zijn om een actieve handhavingspolitiek te voeren. Desalniettemin zal ook dan het bewaken van de portefeuille aan te raden zijn. In de plaats van de rechten te handhaven in een rechtbank zal er in een dergelijke situatie meestal voor gekozen worden om met de concurrent een vergelijk te zoeken via onderhandeling.
Anderzijds kan een actieve handhaving van octrooirechten in een rechtbank onderdeel vormen van een algemene afschrikking van derden. Een octrooihouder die de reputatie geniet om zijn rechten actief te benutten zal derden eerder aanzetten tot meer voorzichtigheid en het nemen van minder risico met betrekking tot mogelijke inbreuk. Zo’n reputatie werpt dus een extra beschermingsgordel op.
Opstellen van een handhavingsplan
Eens er besloten wordt om IE-rechten te handhaven, gebeurt dit best in overeenstemming met een weloverwogen handhavingsstrategie. Allereerst dient er daarbij tussen alle belanghebbenden binnen het bedrijf overeenstemming te zijn over een duidelijke visie over het beoogde doel van de handhaving. Gezien de impact van handhaving, zeker van octrooirechten, is het aan te bevelen dat leidinggevenden binnen het bedrijf actief deelnemen aan het vormgeven van die visie.
Daarbij is het ook van belang dat er een goede controle is op elke communicatie die plaats vindt rond de handhaving. De juridische afdeling en/of intellectuele eigendomsafdeling geven daarbij best mee vorm aan zowel inhoud als wijze van communicatie en wie er al dan niet gemachtigd is om te communiceren. Een foute of vroegtijdige communicatie rond (mogelijke) handhaving kan het succes van die handhaving en bereiken van het doel sterk bemoeilijken.
Een goede en diepgaande voorbereiding van de handhaving vormen meer dan de helft van het succes van de handhavingsactie. Dit is in het bijzonder zo in het doorzetten van octrooirechten tegen derden. Een octrooizaak kan een belangrijk beslag leggen op interne resources en dit voor een lange tijd. Ook dient men zich bewust te zijn van mogelijke negatieve reacties in de markt, zeker wanneer het niet uit te sluiten valt dat klanten hinder ondervinden van de handhavingsactie. Een goede analyse van zulke mogelijke effecten vooraf is dan ook aan te bevelen.
Daarnaast zal de voorbereiding ook moeten inschatten wat de waarschijnlijkheid is om het dispuut te winnen. Daarbij mag een goede en onbevangen inschatting van alle mogelijke verdedigingslijnen van de opponent niet ontbreken. Die verdediging zal bestaan in het aanvechten van de geldigheid al dan niet in samenhang met argumentatie dat er geen inbreuk is op het octrooi. Het is daarom aan te bevelen niet louter af te gaan op de reeds bekende stand van techniek maar vooraf nog een extra onderzoek naar stand van techniek te doen en deze mee te betrekken in de analyse van het octrooi.
Waar en hoe een octrooiprocedure voeren?
Wanneer de kansen op succes goed lijken zal de vraag beantwoord moeten worden waar en via welke procedure men het octrooirecht zal doorzetten. Afhankelijk van waar en door wie de vermeende inbreuk gepleegd wordt, heeft de octrooihouder de keuze in welk land en binnen een land welke rechtbank er gekozen wordt om het dispuut te beslechten. Daarbij zullen aspecten zoals de snelheid waarmee het dispuut beslist kan worden en de algemene houding van een rechtbank ten opzichte van octrooihouders een doorslaggevende rol spelen.
Ook zal er nogal eens keuze zijn tussen de procedures die men ter beschikking heeft. Zo kan de octrooihouder zich in sommige landen of rechtbanken bedienen van procedures waarbij beslag wordt gelegd op inbreuk makende producten of waarbij voorlopige verbodsmaatregelen worden opgelegd in afwachting van een bodemprocedure, die meestal aanzienlijk langer kan duren. In situaties waar de octrooihouder onherstelbare schade dreigt op te lopen, kunnen dergelijke voorlopige maatregelen een belangrijk onderdeel zijn in de handhavingsstrategie.
Weerslag van handhaving op de IE-portefeuille
Tenslotte is de handhaving van rechten niet los te zien van de overige aspecten van een IE-strategie. Allereerst begint het mogelijk succes van handhaving bij het tot stand komen van de IE-rechten. Hoe meer zorg daar aan besteed werd, hoe waarschijnlijker een handhaving succesvol zal zijn. De handhaving zelf kan ook een weerslag hebben op een bestaande IE-portefeuille. Argumentatie die in de handhaving wordt gebruikt en de uitkomst van de handhaving van een octrooirecht kunnen relevant zijn voor andere octrooien in de portefeuille. Het starten en voeren van een octrooistrijd verloopt dus best vrij van emoties en zal gebaseerd zijn op puur rationele overwegingen.
