Au cours des dix dernières années, l’importance des droits de propriété intellectuelle (ci-après “DPI”) dans le succès d’une entreprise a considérablement augmenté. Il est donc de plus en plus important pour une entreprise de concevoir et de mettre en œuvre une stratégie solide pour ses DPI (ci-après “stratégie de PI”). Dans une série d’articles spéciaux, la cellule brevets d’essenscia aborde les différents aspects d’une stratégie de propriété intellectuelle. Dans les deux articles précédents, nous avons longuement discuté de la constitution d’un portefeuille de brevets, mais il est évident que les autres DPI ne peuvent être laissés de côté dans une stratégie globale de propriété intellectuelle. Dans cet article, nous examinons de plus près la construction de ces autres DPI.
Autres DPI : certains doivent être enregistrés, d’autres non
Nous renvoyons brièvement au troisième article de cette série, dans lequel nous avons examiné les DPI les plus importants. Outre les brevets, il s’agit des marques, des dessins et modèles (designs), des droits d’auteur et des secrets commerciaux. Les deux derniers types sont des droits qui ne nécessitent aucune formalité d’enregistrement particulière. Ils n’impliquent donc pas de frais d’enregistrement et de maintenance, ce qui signifie que ces droits peuvent souvent jouer un rôle moins important dans la constitution d’un portefeuille de DPI. Toutefois, une stratégie de propriété intellectuelle judicieuse et réfléchie traitera ces droits de la même manière que les DPI lorsqu’un enregistrement est nécessaire.
Gestion active des DPI non soumis à enregistrement dans une base de données
Cela signifie que, lors de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une stratégie en matière de PI, l’entreprise prévoira également des processus de catalogage des DPI qui ne nécessitent pas d’être enregistrés dans une base de données, comme c’est le cas pour les brevets ou les marques. Cela permettra d’avoir une vue d’ensemble des droits dont dispose une entreprise, de ce à quoi ils se rapportent, de l’endroit où ils sont utilisés, etc. De cette manière, il est facile d’inclure ces droits dans les différents éléments constitutifs d’une stratégie de propriété intellectuelle, tels que l’exploitation et la gestion du portefeuille de DPI.
DPI non soumis à enregistrement : problème de la charge de la preuve
Ce n’est pas parce qu’il n’est pas nécessaire d’enregistrer les secrets commerciaux et le matériel protégé par le droit d’auteur que l’on peut ne pas savoir quand ils ont été acquis par l’entreprise, comment ils sont apparus et par qui ils ont été développés. Plus le temps passe depuis que les droits en question ont été développés, plus il sera difficile d’établir ces faits. Si, à un moment donné, ces droits font l’objet d’un litige (juridique), cela peut avoir de graves conséquences sur les activités de l’entreprise. Si l’entreprise a une politique selon laquelle, pendant les projets, il est régulièrement noté ce qui a été développé et par qui, de tels problèmes peuvent être évités. La tenue d’un journal, par exemple un journal de laboratoire dans le cas d’un développement technologique, peut être un outil très utile à cet égard, à condition que cela soit fait d’une manière qui offre une force probante suffisante à une date ultérieure.
Si cela n’est pas possible, on peut choisir d’effectuer un i-DEPOT à intervalles réguliers (par exemple, tous les six mois) ou de faire appel à un notaire pour conserver un double des informations. Les informations peuvent également être conservées sous forme numérique par le notaire. Ces procédures peuvent également compléter la tenue d’un journal de laboratoire ou d’un carnet de bord.
En ce qui concerne les secrets d’affaires, nous tenons à souligner l’importance de l’existence de mesures suffisantes et appropriées pour garantir le secret de l’objet. Sans ces éléments, il ne sera pas possible d’invoquer la législation sur la protection des secrets d’affaires. Ainsi, en plus des processus de sauvegarde de la création des secrets commerciaux d’affaires, il doit également y avoir des processus de maintien de secret.
Création de marques, de dessins et de modèles dans le cadre de la stratégie de propriété intellectuelle
Enfin, les droits sur les marques et les dessins et modèles sont des droits qui sont généralement créés à un stade ultérieur du cycle de développement du produit et généralement en dehors de la R&D ou du développement technique au sein d’une entreprise. Par conséquent, selon la structure de l’entreprise, ces droits peuvent ne pas être traités par le département des brevets et des secrets d’affaires. Toutefois, afin de permettre une approche globale des DPI et de poursuivre une stratégie cohérente en matière de PI, il est recommandé qu’au moins une fonction au sein de l’entreprise soit chargée de coordonner tous les DPI et les processus connexes. Un service central de propriété intellectuelle faisant partie d’un service juridique peut inclure une telle fonction de coordination.
Maîtrise des coûts dans la constitution d’un portefeuille de marques
Les marques, dessins et modèles sont des droits qui peuvent être enregistrés et maintenus plus facilement et à un coût nettement inférieur à celui des brevets. De nouveaux droits peuvent ainsi être déposés facilement, ce qui peut entraîner des coûts importants à long terme. En outre, les marques doivent être renouvelées, généralement tous les dix ans, et chaque pays a ses propres formalités de renouvellement, de sorte que les coûts de maintien d’un portefeuille de marques peuvent également augmenter de manière significative. Outre les coûts, la constitution d’un portefeuille de marques et de dessins ou modèles dans le cadre d’une stratégie de propriété intellectuelle efficace se fera en fonction d’un objectif stratégique. Étant donné que ces droits jouent un rôle dans la manière dont une entreprise s’identifie et se positionne vis-à-vis de ses clients, l’objectif stratégique qui sous-tend ces droits devra être étroitement aligné sur la stratégie de “marketing and branding” de l’entreprise.
Marques de qualité
Comme pour les brevets, la qualité est primordiale lors de la création de marques. Trois conseils pour garantir la qualité :
- Ne laissez pas le choix de la marque à l’équipe de projet
- Choisissez une marque forte qui ne fait pas référence directement ou indirectement au produit ou à sa fonction
- Commencez la recherche d’une marque en temps utile, car cela prend du temps. Evitez donc toute pression temporelle inutile. L’expérience nous apprend également que l’on invente souvent des marques qui ont déjà été déposées par d’autres. Il est ainsi conseillé de confier le choix d’une marque à des agences qui ont de l’expérience en la matière et d’impliquer des agents de marques expérimentés dans le processus. Ils peuvent alors vérifier si les marques proposées sont disponibles, évitant d’éventuels coûts élevés et de mauvaises surprises à l’avenir. Comme il y a de fortes chances que le préféré ne soit pas retenu – surtout lorsque de nombreux pays sont concernés – il est conseillé de dresser une liste d’une dizaine de candidats et de les contrôler au moins dans les principaux pays où l’entreprise va commercialiser ses produits.
Dépôt de la marque en temps utile dans les principaux pays
Il est également préférable de s’assurer que la marque est déposée dans les pays les plus importants où vous pourriez vouloir faire de la commercialisation, même si cette commercialisation ne se fera pas immédiatement et qu’il faudra peut-être attendre plusieurs années. En effet, il y a un risque qu’un tiers dépose la marque entre-temps, de sorte qu’elle ne soit plus disponible dans le pays en question. Il faudra dès lors soit engager des coûts élevés pour obtenir la marque, soit choisir une autre marque et l’on se retrouvera avec différentes marques pour le même produit dans différents pays. Parfois, le tiers essaie d’en tirer parti en déposant la même marque. Il s’agit d’un problème spécifique en Chine, bien qu’un changement récent de la loi devrait désormais fournir une solution maintenant.
Conclusion
Cet article conclut la section sur la “constitution d’un portefeuille de DPI” dans une stratégie de propriété intellectuelle. Le fil rouge de la constitution d’un portefeuille de DPI est qu’une stratégie de PI efficace consiste à établir des droits de qualité tant d’un point de vue économique que juridique. Les objectifs visés par la stratégie de propriété intellectuelle indiquent la direction à suivre. Les processus sont mis en place au sein de l’entreprise afin de garantir que les droits potentiels soient identifiés en temps utile et que les mesures nécessaires soient prises pour les sauvegarder, qu’ils soient soumis à enregistrement ou non.
Dans les articles suivants, nous aborderons la gestion du portefeuille de DPI, qui joue un rôle central dans une stratégie de PI, car une bonne gestion du portefeuille est une condition préalable à la mise en œuvre réussie de la stratégie de PI dans tous ses aspects et composantes.
