De laatste 10 jaren is het belang van intellectuele eigendomsrechten (hierna “IER”) in het succes van een onderneming sterk toegenomen. Hierdoor wordt het voor een bedrijf steeds belangrijker om een degelijke strategie voor haar IER (hierna “IE-strategie”) te formuleren en uit te voeren. De essenscia Octrooicel behandelt in een speciale artikelreeks de verschillende aspecten van een IE-strategie. In de twee meest recente artikels hebben we uitgebreid stil gestaan bij het bouwen van een octrooi-portefeuille, maar uiteraard mogen andere IER niet ontbreken in een alles omvattende IE-strategie. In dit artikel gaan we dieper in op het bouwen van deze overige IER.
Overige IER: sommige moeten geregistreerd worden, andere niet
We verwijzen nog even naar het derde artikel in deze reeks waarin we de belangrijkste IER hebben besproken. Naast octrooien zijn dat handelsmerken, tekeningen en modellen (designs), auteursrechten en bedrijfsgeheimen. De laatste twee types zijn rechten die geen bijzondere registratieformaliteiten vereisen. Er zijn dus ook geen registratie- en onderhoudskosten mee gemoeid, waardoor deze rechten nogal eens een minder prominente rol kunnen innemen in het bouwen van een IER-portefeuille. Een goede en doordachte IE-strategie zal deze rechten echter net zo behandelen als de IER waar registratie noodzakelijk is.
Actief beheren van niet registratieplichtige IER in een databank
Dit betekent dat de onderneming in het ontwikkelen en uitvoeren van een IE-strategie ook processen zal voorzien om IER waarvoor registratie niet noodzakelijk is, toch te catalogeren in een databank, net zoals dat gangbaar is bij octrooien of merken. Op die manier kan ervoor gezorgd worden dat er een overzicht is van welke rechten een onderneming heeft, waarop zij betrekking hebben, waar zij worden ingezet enz. Zo kan men die rechten ook makkelijk meenemen in de verschillende bouwstenen van een IE-strategie zoals bijvoorbeeld de exploitatie en het beheer van de IER-portefeuille.
Niet registratieplichtige IER: problematiek van bewijslast
Net omdat er geen noodzaak is bedrijfsgeheimen en auteursrechtelijk beschermde materie te registreren, kan het onduidelijk zijn wat het tijdstip was waarop ze door de onderneming verworven werden, hoe zij tot stand zijn gekomen en door wie zij ontwikkeld werden. Naarmate er meer tijd verstreken is sedert het ontwikkelen van de betreffende rechten, des te moeilijker zal het worden om deze feiten te achterhalen. Wanneer deze rechten dan op een bepaald ogenblik voorwerp zijn van een (gerechtelijk) dispuut, kan dat ernstige consequenties hebben voor de bedrijfsvoering van de onderneming.
Wanneer de onderneming een policy heeft waarbij er tijdens projecten op zeer regelmatige basis genoteerd wordt wat er, en door wie er ontwikkeld werd, dan kunnen dergelijke problemen vermeden worden. Een logboek bijhouden, bijvoorbeeld een labjournaal bij technologische ontwikkeling, kan hierbij een zeer nuttig instrument zijn op voorwaarde dat dit gebeurt op een manier die voldoende bewijskracht biedt op een later tijdstip.
Als dit niet mogelijk is, kan men ervoor kiezen om op regelmatige basis (bijvoorbeeld om de zes maanden) een i-depot te doen of een notaris in te schakelen om een dubbel van de informatie te bewaren. De informatie kan ook in digitale vorm bewaard worden door de notaris. Dergelijke procedures kunnen ook een aanvulling vormen op het onderhouden van een labjournaal of logboek.
Wat betreft bedrijfsgeheimen wijzen we nog op het belang dat er voldoende en gepaste maatregelen moeten zijn om het geheime karakter van het voorwerp te waarborgen. Zonder deze zal men geen beroep kunnen doen op wetgeving ter bescherming van bedrijfsgeheimen. Dus zullen er naast processen die het tot stand komen van bedrijfsgeheimen bewaken, ook processen moeten zijn die de geheimhouding moeten bewaren.
Bouwen van merken en tekeningen en modellen binnen de IE-strategie
Merkenrecht en tekeningen- en modellenrecht tenslotte zijn rechten die meestal gecreëerd worden in een later stadium van de ontwikkelingscyclus van een product en meestal ook buiten de R&D of technische ontwikkeling binnen een bedrijf. Afhankelijk van de bedrijfsstructuur kan het dan ook zijn dat dergelijke rechten niet behandeld worden door de afdeling die zich met het behandelen van octrooien en bedrijfsgeheimen bezig houdt.
Echter, om een holistische aanpak van IER toe te laten en een coherente IE-strategie te kunnen voeren is het aan te bevelen dat er tenminste een functie binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor het coördineren van alle IER en processen die daarmee verbonden zijn. Een centrale IE-afdeling die onderdeel uitmaakt van een juridische afdeling kan daarbij een dergelijke coördinerende functie opnemen.
Kostenbeheersing bij het bouwen van een portefeuille van merken
Merken, tekeningen en modellen zijn rechten die makkelijker en voor aanzienlijk lagere kosten dan octrooien kunnen geregistreerd en onderhouden worden. Dit kan er toe leiden dat er makkelijk nieuwe rechten ingediend worden, wat op termijn toch tot een aanzienlijke kost kan leiden. Bovendien moeten merken hernieuwd worden, meestal om de 10 jaar, en heeft elk land zijn formaliteiten voor hernieuwing zodat ook hierdoor kosten voor onderhoud van een merkenportefeuille aanzienlijk kunnen oplopen.
Los van de kosten, zal het bouwen van een portefeuille van merken, tekeningen en modellen binnen een effectieve IE-strategie gebeuren met een strategisch doel voor ogen. Vermits deze rechten een rol spelen in hoe een onderneming zich naar haar klanten kenbaar maakt en positioneert, zal het strategisch doel achter deze rechten nauw moeten aansluiten bij de ‘marketing en brand’ strategie van het bedrijf.
Kwaliteitsvolle merken
Net als bij octrooien zal ook bij het bouwen van handelsmerken kwaliteit voorop staan. Drie tips om de te kwaliteit te bewaken zijn: (i) laat het kiezen van een merk niet over aan het projectteam, (ii) kies een sterk merk dat niet rechtstreeks of onrechtstreeks naar het product of haar functie verwijst en (iii) begin tijdig met het zoeken naar een merk want dit neemt tijd in beslag en vermijd dus onnodige tijdsdruk.
De ervaring leert ook dat vaak merken uitgedacht worden die al door anderen zijn ingediend. Het is daarom aan te bevelen de keuze van een merk toe te vertrouwen aan agentschappen die daar ervaring mee hebben en vooral ervaren merkengemachtigden te betrekken bij het proces. Zij kunnen dan bekijken of de voorgestelde merken beschikbaar zijn om zo eventuele hoge kosten en onaangename verrassingen in de toekomst te vermijden. Vermits de kans groot is dat de favoriet het niet haalt – zeker wanneer men vele landen beoogt – is het aan te bevelen een lijstje van een tiental kandidaten op te stellen en deze te screenen in tenminste de voornaamste landen waar men gaat commercialiseren.
Tijdige indiening van het merk in de voornaamste landen
Men zorgt er best ook voor dat het merk in de belangrijkste landen waar men mogelijk gaat commercialiseren wordt ingediend, ook al gaat die commercialisatie niet direct plaatsvinden en zal die misschien nog enkele jaren op zich laten wachten. Het risico bestaat immers dat intussen een derde het merk indient zodat het in het betreffende land niet meer beschikbaar is. Ofwel zullen er dan hoge kosten zijn om het merk alsnog te kunnen bemachtigen ofwel moet een ander merk gekozen worden en zit men met verschillende merken voor hetzelfde product in verschillende landen. Soms poogt de derde op die manier munt te slaan door hetzelfde merk in te dienen. Met name in China is dit een problematiek, al zou een recente wetswijziging daar intussen een oplossing voor bieden.
Conclusie
Met dit artikel sluiten we het onderdeel “bouwen van een IER-portefeuille” in een IE-strategie af. De rode draad in het bouwen van een IER-portefeuille is dat een effectieve IE-strategie erin zal bestaan om kwaliteitsvolle rechten op te bouwen zowel vanuit economisch als juridisch oogpunt. Daarbij zullen de beoogde doelen van de IE-strategie richtinggevend zijn en zullen er binnen de onderneming een reeks processen aanwezig zijn die er voor zorgen dat potentiële rechten tijdig geïdentificeerd worden en de nodige stappen genomen worden om die rechten te vrijwaren ongeacht of de betreffende rechten onderworpen zijn aan registratie of niet.
In de volgende artikels zullen we het beheer van de IER-portefeuille behandelen. Dat speel een centrale rol in een IE-strategie aangezien een goed beheer van de portefeuille een noodzakelijke voorwaarde is voor het succesvol uitvoeren van de IE-strategie in al zijn aspecten en onderdelen.
